El Supremo descarta confusión entre Diesel y Odisel

Una disputa por derechos de marca

El Tribunal Supremo ha resuelto definitivamente el conflicto entre las marcas Diesel y Odisel, mediante la Sentencia núm. 1342/2025 (ECLI:ES:TS:2025:4213), dictada por la Sala de lo Civil. El procedimiento, iniciado en 2019 ante el Juzgado de lo Mercantil nº 9 de Barcelona, enfrentó a la compañía italiana Diesel S.P.A., titular de la marca internacional “DIESEL”, con la empresa española Ohbuyshoes S.L., titular de la marca mixta nacional “ODISEL”, ambas destinadas a productos de la clase 25 del nomenclátor (prendas de vestir, calzado y sombrerería).

Diesel sostenía que la marca “Odisel” generaba riesgo de confusión entre los consumidores y se aprovechaba del prestigio y renombre alcanzados por “Diesel”, solicitando la nulidad del registro español y la retirada de los productos. No obstante, las tres instancias judiciales —Juzgado de lo Mercantil, Audiencia Provincial y Tribunal Supremo— rechazaron dichas pretensiones.

Fundamentos jurídicos del fallo

El Alto Tribunal analizó los artículos 8.1 y 34.2.c de la Ley 17/2001, de Marcas, conforme a la reforma operada por el Real Decreto-ley 23/2018, que adapta la normativa española a la Directiva (UE) 2015/2436. De acuerdo con esta legislación, la protección reforzada de una marca con renombre no puede extenderse ilimitadamente, sino que requiere la acreditación de una evocación o ventaja desleal derivada del uso del signo posterior.

El Supremo señaló que la marca “Diesel” es efectivamente renombrada en el ámbito de la moda, con amplia difusión internacional, pero consideró que “Odisel” no se aprovechaba de su prestigio. La decisión subraya que el principio de interdependencia obliga a realizar una valoración conjunta de los factores relevantes —similitud de signos, identidad de productos y percepción del consumidor medio—, pero que la mera coincidencia parcial en letras o sonido no basta para declarar la nulidad de una marca.

Diferencias conceptuales y gráficas

El Tribunal observó que, pese a compartir cuatro letras, las marcas presentan diferencias fonéticas, visuales y conceptuales determinantes. Mientras que “Diesel” se asocia con un estilo urbano y premium, “Odisel” evoca el mar y los viajes —de “odisea”—, reforzado por su tipografía y color característicos. Estas diferencias eliminan el riesgo de confusión o de asociación.

Asimismo, la Sala consideró que no se produce un “aguamiento” o debilitamiento del carácter distintivo de la marca Diesel, ya que no existe transferencia de reputación ni perjuicio para su valor comercial. Por ello, el Tribunal desestimó el recurso de casación y mantuvo la validez del registro de “Odisel”.

Impacto de la sentencia

La STS 1342/2025 reafirma la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos L’Oréal, Adidas, Intel) y consolida una interpretación restrictiva del concepto de “marca renombrada”. El fallo aclara que el renombre no implica una protección automática, sino que debe demostrarse una conexión real entre los signos que cause un efecto perjudicial o un aprovechamiento indebido.